專利侵權判定原則

專利侵權判定原則一直是各國司法實踐中的一個難點問題。專利侵權判定和判斷契約違約不一樣，契約有相應的契約條款，可操作性比較強，而專利侵權判定需要與權利要求書做比較，被控產品方案很多情況下與權利要求書都是不一致的，不一致達到什麼程度構成侵權，不一致達到什麼程度不構成侵權，從國外的侵權判定司法實踐來看，經歷了一個從整體方案比較到具體特徵一一進行對比的過程，中國侵權判定很大程度上借鑑了國外尤其是美國的侵權判定原則。

基本介紹

• 中文名：專利侵權判定原則
• 外文名：無
• 性質：各國司法實踐中的一個難點問題
• 基本原則：全面覆蓋原則

全面覆蓋原則

全面覆蓋原則是專利侵權判定中的一個最基本原則，所謂全面覆蓋原則，是指如果被控物或者方法侵權成立，那么該產品或者方法應該具備專利權利要求中所描述的每一項特徵，缺一不可。在判定專利侵權時，最先適用的是全面覆蓋原則。在下述幾種情況下，視為被控物全面覆蓋了專利的權利要求。

1、字面侵權。即從字面上分析比較就可以認定被控物的技術特徵與專利的必要特徵相同。比如，一項專利，其權利要求為：H型強場磁化杯體（1），其特徵在於：杯體的兩側各鑲嵌一塊永久磁鐵（2）。如果被控物的杯體兩側各鑲嵌了一塊永久磁鐵，那么可以看到，被控物的結構與權利要求所描述的結構一模一樣。

2、專利權利要求中使用的是上位概念，被控物公開的結構屬於上位概念中的具體概念，此種情況下適用全面覆蓋原則，被控物侵權。比如，一項專利，其權利要求為，一種新型機器人行走機構，其特徵在於：電機接傳動機構，傳動機構的輸出軸上裝有驅動輪。被控物的結構為，電機經齒輪傳動，輸出軸上裝有驅動輪。被控物採用齒輪傳動，齒輪傳動的結構屬於“傳動機構的具體概念，因此，被控物屬於侵權。

3、被控物的技術特徵多於專利的必要技術特徵，也就是說被控物的技術特徵與權利要求相比，不僅包含了專利權利要求的全部特徵，而且還增加了特徵，此種情況仍屬侵權，因為適用全面覆蓋原則就是只要被控物具備專利權利要求的全部特徵就算侵權，而不問被控物是否比權利要求的多。比如，一項專利，其權利要求為，一種電褥子，其特徵在於：具有絕緣性能好的電阻絲。被控物的結構具有絕緣好的電阻絲，而且還具備一個電阻絲短路保護裝置，儘管被控物的特徵多於專利權利要求，而且可能還具有一定的創造性，由於被控物的結構覆蓋了權利要求的全部特徵，所以被控物侵權。實踐中，公眾可能對此有一些不理解，覺得被控物的特徵多於權利要求，而且性能可能還要優於專利產品，為什麼還要算做侵權呢？這是因為專利保護的是智力成果，在後的產品如果是在專利產品的基礎上進行了改進，儘管可能性能要優於專利產品，但是由於使用了他人的專利，利用了他人的智力成果，就必須獲得他人的許可，否則就是侵權行為。

由此，引申出另外一個問題，就是前面所述的被控物，其特徵多於專利權利要求，但是多出的特徵可能具備一定的創造性，也可能申報專利，並獲得專利權。司法實踐中，這種情況也經常出現，也就是說被控物也具有在原告之後申報的專利，該專利是在原告專利基礎上的改進專利，就如前面所分析的，由於被控物全面覆蓋了原告專利的權利要求特徵，被控物侵權，即使該產品獲得了專利權。針對此問題，最高人民法院出台了司法解釋，明確規定，在原告和被告都具備專利的情況下，如果被告的專利在後，那么在專利侵權判定時，不考慮被告的專利。

何種情況下被控物為不侵權。在被控物缺少權利要求的技術特徵時，被控物不侵權。這裡需要指出的是，此種情況下被控物不侵權，其前提是侵權判定不適用等同原則和多餘指定原則，等同原則和多餘指定原則將在後面加以論述。比如，一項專利，其權利要求為：一種新型消火栓保護筒，具有進水管、出水管，其特徵在於：筒體為玻璃鋼製成，筒體和進水管和出水管之間通過密封圈連線在一起。

被控物的筒體由玻璃鋼製成，也具有進水管和出水管，但是筒體和進水管和出水管之間直接焊接成一體，沒有密封圈這個結構，由於被控物缺少權利要求中的一個特徵，所以被控物不構成侵權。在做出不侵權決定的時候，還有一個應該注意的問題，就是缺少的權利要求中的特徵不僅指權利要求特徵部分的特徵，而且包括前序部分的特徵。如前舉的專利權利要求的例子，進水管、出水管就屬於前序部分的特徵，該特徵為現有技術部分的特徵，“其特徵在於”後面的特徵就屬於特徵部分的特徵，有的時候，在被控物缺少前序部分的特徵時，也可能構成不侵權。

等同原則

等同原則認為，將被控侵權的技術構成與專利權利要求書記載的相應技術特徵進行比較，如果所屬技術領域的普通技術人員在研究了專利權人的說明書和權利要求後，不經過創造性的智力勞動就能夠聯想到的，諸如採用等同替換、部件移位、分解或合併等替代手段實現專利的發明目的和積極效果的，並且與專利技術相比，在目的、功能、效果上相同或者基本相同的，則應當認定侵權成立。

比如，一項專利，其權利要求為，一種機器人的移動機構，其特徵在於：

具有六個沿圓周方向均勻分布的驅動臂，驅動臂內設定有電機，電機經齒輪傳動接位於驅動臂端部的驅動輪。被控物的結構為，具有六個沿圓周方向均勻分布的驅動臂，驅動臂內設定有電機，電機經鏈條傳動接位於驅動臂端部的驅動輪。被控物缺少專利權利權利要求中的齒輪傳動特徵，但是由於鏈條傳動屬於齒輪傳動的等同替換，所以被控物適用等同原則，屬於侵權。

上述的案例屬於一個非常典型的適用等同原則判定侵權的案例，實踐中，適用等同原則的情況都要比這個案例複雜。如何適用等同原則，一直是專利侵權判定中的難點問題。而且，即使在專利保護制度非常發達的美國，對此問題，司法界也沒有達成共識。中國實施專利法只有33年的時間，而歐美國家實施專利制度已經有幾百年的歷史，中國在進行專利侵權判定時，很多的都是借鑑歐美國家的經驗，尤其是美國的經驗，因此，在探討如何適用等同原則的問題時，研究美國等同原則的歷史發展更能夠從根本上理解等同原則，進而找到適用於中國的等同判斷標準。

1853年的威南訴丹麥德一案是美國最早使用等同原則判定專利侵權的案例之一。威南設計了一種呈圓錐形的，可以平均分配壓力的車廂，該車廂獲得了專利。丹麥德設計了一種車廂，該車廂的車廂上部呈八角形，下部為到金字塔形。威南訴丹麥德專利侵權。一審法院認為，威南的專利權利要求規定車廂為圓錐形，丹麥德設計的車廂不是圓錐形，所以侵權不成立。美國最高院認為，專利權人不可能造出一個絕對的圓錐體；如果被告的車廂的形狀已經與圓錐體足夠接近，它的功能和效果和專利基本一樣，法院應該判定專利侵權成立。鑒於這個案子的特殊情況，法院應採取特別措施保護專利權人的利益，這種特別措施後來被稱為等同原則。

在1950年的格里夫油罐案中，美國聯邦最高法院對等同原則在現代專利法中的地位重新加以確定。格里夫油罐案中，原告專利的權利要求為以鹼土性矽酸鹽為主要成分的焊劑。原告的主要成分為鎂，鎂屬於鹼土金屬，其矽酸鹽是鹼土性矽酸鹽的一種。被告的產品為錳，錳的矽酸鹽不屬於鹼土性矽酸鹽。原告的專家證人指出，鎂和錳成分作為焊劑功能相同。法院根據等同原則判專利侵權成立。法院在判決中寫到“法院應該認識到，完全一模一樣地照抄照搬在實踐中是非常少見的。如果允許其他人稍加改動就照抄照搬專利，那么專利保護就變成空洞無用的東西。等同原則的核心就在於防止其他人剽竊專利發明的成果。”

從判決中可以看到，美國法院最設立等同原則的初衷是防止被告照搬照抄專利，以做非實質性改動來逃避承擔侵權責任。由此引申出一個問題，在被告沒有進行抄襲的情況下，能否適用等同原則。多數國家的法院都自動適用等同原則，而不考慮被告是否有抄襲行為，中國也採用此觀點。這種觀點是正確的，因為，等同原則的本意在於公正合理的對專利的保護範圍進行限定，而不僅僅局限於文字，專利是否構成侵權不以被告故意為前提條件，如果認定抄襲後才能夠適用等同原則，無疑等於承認了故意為專利侵權的前提條件。

1983年休斯航空公司訴政府一案中，是美國聯邦巡迴抗訴法院第一次將整個專利發明和等同原則聯繫在一起。休斯航空公司專利的權利要求有兩項技術特徵，一個是位於衛星上把衛星運行姿勢的有關數據傳送給外部控制系統的裝置，另一個是位於衛星上用於從外界接收調整衛星運行姿勢的信號裝置。一審判決認為，被控物不具備權利要求規定的兩種裝置及其等同物，因此不構成侵權。二審聯邦巡迴法院認為，被控物都具有噴氣式發動機、日光感應器和無線電器械，區別在於被控侵權物用現代化的計算機技術來取代權利要求規定的兩種裝置，一審法院關於只有被控物具備了權利要求的每一個特徵或等同物時，才算侵權的觀點是錯誤的，法院應該把專利發明作為一個整體和整個被控物進行比較，如果被控物用大致相同的方式、完成大致相同的功能、並且達到大致相同的效果，法院就應該根據等同原則判定專利侵權成立。聯邦抗訴法院把“整個專利發明”和等同原則聯繫在一起，並且明確指出，即使被控物缺少權利要求規定的某一項技術特徵及其等同物的時候，專利侵權也有可能成立。

這個判決體現出的最重要的思想就是，等同是指整體等同，而不管被控物中是否具備權利要求中的每一個特徵或者等同物。這種思想無疑是對專利權人是有利的，但同時這種思想又帶來了另外的問題，適用這種思想進行侵權判定，可能會使專利的保護範圍變得模糊不清。因為正常情況下，專利權利要求的各個特徵共同構成了權利的保護範圍，被控物具備權利要求中的每一個特徵或者等同物才能夠構成侵權，而適用這種思想進行侵權判定，可能被控物缺少了其中的一項或者多項特徵仍能構成侵權，公眾會變得無所適從，不知道到底專利的保護範圍是什麼。

在1987年的潘沃特公司訴威蘭德公司一案中，聯邦巡迴法院在判決中對等同原則做了與前一個介紹的判決不同的論述。潘沃特公司專利的權利要求為：“一個自動分類機，包括：1、根據被分選物的重量發出相應信號的電子秤量裝置；2、用於預定基數的第一基準信號裝置；3、用於比較電子秤量裝置所發出的信號和第一基準裝置的預定基數的第一比較裝置；4、根據被分選物的顏色發出相應信號的光學探測裝置；5、用於比較光學探測裝置所發出的信號和第二基準裝置的預定基數的第二比較裝置；6、根據被分選物的位置變化發出相應信號的里程裝置；7、根據里程裝置和第二比較裝置所發出的信號，連續指示被分選物在電子稱量裝置與光學探測裝置之間傳送過程中的位置變化的第一位置指示裝置；8、根據里程裝置、第一比較裝置和第一位置指示裝置所發出的信號，連續指示被分選物被稱量後位置變化的第二位置指示裝置；9、根據第二位置指示裝置決定被分選物類別的卸貨裝置。“專利說明書顯示權利要求所規定的各個裝置構成了一個封閉式的電路系統。被控物用一個電腦程式代替了這個封閉式電路系統。一審法院認定，被控物不具備權利要求所規定的指示功能或等同物，專利侵權不成立。潘沃特公司抗訴時提出，一審法院把權利要求所規定的技術特徵和被控物逐一進行比較，這種適用等同原則的方法是錯誤的。聯邦巡迴抗訴法院維持一審判決，在判決中指出：“如果被控物以幾乎同樣的方式，完成幾乎同樣的功能，並且達到幾乎同樣的效果，根據等同原則，侵權有可能成立。這個原則並不意味著法院就可以忽略掉權利要求里的某一技術特徵。在適用等同原則時，法院必須把每一項技術特徵都視為權利要求的一部分。每一項技術特徵都是重要的、必不可少的。原告必須證明每一項技術特徵或者它的等同物都在被控侵權物里存在後，法院才能認定專利侵權成立。”在這個案子中，被控物沒有專利權利要求中所謂的第一位置指示裝置和第二位置指示裝置，也沒有貯存和傳遞被分選物位置變化數據的功能，而是使用計算機把被分選物的顏色和重量的數據貯存起來，加以分析，由於被控侵權物不具備原告專利權利要求里的每一項技術特徵或者等同物，專利侵權不成立。

在該判決做出後，美國的專利界最初以為那種“整體等同”而不管是否具備每一個專利特徵的判定方法將不再適用，但是在此之後，美國仍然有“整體等同”而缺少專利特徵被判定為侵權的案例出現，也就是說在美國，如何適用等同原則仍然沒有形成統一意見。在美國的專利界，還有一種觀點是，兩種適用等同原則的方法是可以並存的，法院根據具體的案情來決定採用哪一種方法。

案例討論

從對前面美國幾個典型的專利侵權判定案例的分析可以看出，美國適用等同原則經歷了一個由“整體等同”到“與權利要求中具體某項具體特徵的等同”的過程，而且至今適用等同原則的指導思想仍然沒有統一。公平原則是法律的一個非常重要的指導思想，適用等同原則正是體現的公平原則，如果被告將專利權利要求中的特徵進行常規的改動就認定不侵權，這顯然對專利權人是不公平的，但是如果適用等同原則任意改變專利保護範圍，那么對社會公眾又是不公平的，如何適用等同原則實質上就是如何在專利權人的權利和社會公眾的權利之間找到一個平衡點。

適用等同原則時，將被控物與專利權利要求中的某項具體特徵進行等同判斷似乎更為妥當。專利的保護範圍應該保證相對確定，這樣社會公眾才能做到“有法可依”。將被控物與權利要求中的具體特徵進行比較，專利的保護範圍能夠達到相對確定。權利要求的各個特徵組合到一起共同構成了專利的保護範圍，公眾明白如果產品具備了權利要求的每一個特徵或者等同物，那么就構成侵權。但是如果適用“整體等同”原則，則容易造成保護範圍的不確定性，因為適用“整體等同”原則經常會出現被控物缺少權利要求一項或者多項特徵仍然被認定侵權的情況。社會公眾會對專利的保護範圍會比較模糊，在對專利的保護範圍都不能確定的情況下，判定其承擔侵權責任，這對社會公眾顯然是不公平的。

進行等同判定需要明確兩個前提條件，一個就是“等同”站在什麼人的角度進行判定，另一個是以什麼時間作為判定的基準時間。

等同應該是站在“本領域普通技術人員”的角度進行判定，這一點是中國司法界認可的。所謂“本領域普通技術人員”是一種假想的人，專利局《審查指南》對此的定義是，本領域普通技術人員知曉所屬技術領域的現有技術，具有一般的知識和能力，他的知識水平隨著時間的不同而不同。在某些情況下，站的角度不同，適用等同原則得到的結論也就不同。比如，被控物採用了一種替換權利要求中某一項特徵的結構，如果站在不具備本領域常識的社會公眾的角度看，這種替換屬於很難想到的替換，屬於不同的工作方式，因而得到不等同侵權的結論。而站在具備本領域常識的“本領域普通技術人員”的角度上看，這種替換屬於本領域常規的替換，屬於等同侵權。又有一情況，被控物的替換在“本領域普通技術人員”的角度上看，屬於很難想到的替換，屬於不同的工作方式，因而得到不等同侵權的結論，而在本領域的專家來看，這種替換很容易想到，因此屬於等同侵權。因此，明確等同侵權判定是站在什麼角度上看是十分必要的。

等同的侵權判定的基準時間應該是侵權行為發生的時間，這一點在國內尚有爭議，還有一種觀點是以專利的申請日為基準時間。在審理智慧財產權案件比較權威的北京高級人民法院試行的《專利侵權判定若干問題的意見》中，明確闡明了等同的侵權判定基準時間為侵權行為發生的時間。筆者也同意此觀點，因為科技的發展是非常快的，一項專利最長的要保護二十年，很有可能在專利授權後的幾年裡又出現了新的技術。假如被控物用新出現的技術替代了權利要求的某一項特徵，這種情況下，如果基準時間定在專利申請日，那么這顯然是不侵權的，因為在專利申請日時，本領域人員不可能想到日後出現的技術作為替換手段。而這種結論對專利權人是不公平的，因為被控物基本上使用了專利的技術方案，只是由於出現了新技術，才用新技術替換了專利的某一項特徵。舉例說明，比如某發明人發明了一種檢測方案，具有一種特定的感測器，該感測器的信號經過比較後，最終輸出相應的信號完成檢測判斷。專利申報時，感測器信號的比較是通過具體的電路實現的，而在專利授權後的幾年後，計算機技術發展很快，被控物使用了專利中的特定的感測器，不過用計算機替代了具體的感測器信號比較電路。如果以專利申請日為基準日，那么這種替換是本領域普通技術人員在那個時候無法想到的，屬於非常規替換，不構成侵權。但是這種結論對專利權人是不公平的，因為，被控物基本上使用了專利的技術方案，即使用了特定的感測器，而且對感測器的信號進行了比較，只不過利用新出現的計算機技術替換了具體的比較電路。按照這種思路下去，可能有很多很多的專利，因為新技術的出現無法受到保護。

前面討論了適用等同原則所應該站的角度和判定等同的基準時間，下面談一下如何理解三要素的問題。正如前面的案例所看到的，適用等同原則有一個三要素法，即判斷被控物與權利要求的特徵是否等同要看被控物是否以大致相同的方式、實現大致相同的功能、達到大致相同的效果。三個要素缺一不可，缺少任何一項，被控物都不構成等同侵權。事實上，“大致相同”的理解受人的主觀影響很大，大致這兩個字本身也蘊含著不確定性。但是，專利侵權判定如果做到完全不受人主觀因素的影響，那只有一種辦法，就是被控物必須與權利要求的每一個特徵都一樣才算做侵權，而這對於專利權人又是不公平的，因為這樣的話，他人很容易對某一個特徵進行改動而避免侵權。

在國內的一些論述等同原則的著作中，對於如何理解方式或者手段、功能、效果都沒有說明。在實踐中，經常會出現這樣的困惑，一說到等同都知道手段、功能、效果大致相同，但是何為手段、功能、效果大致相同呢？

筆者認為，所謂“手段大致相同”是指，本領域普通技術人員在侵權發生時，很容易想到將權利要求中的某一項特徵替換成另一種手段或者方式，而不需要做出創造性的勞動。例如，一項專利權利要求中的一項特徵是傳動機構採用齒輪傳動，被告用鏈條傳動進行替換就屬於本領域人普通技術人員不需要做出創造性勞動就能夠做出的替換，屬於手段大致相同。“功能上大致相同”比較容易理解，即被控物的結構與權利要求中的某項特徵所實現的功能大致相同。“效果大致相同”是指就整體方案而言，為實現發明目的，替換所產生的效果與被替換的技術特徵是相同的。前面論述到，專利等同是指“與權利要求中具體某項具體特徵的等同”而不是“整體等同”，但“不是整體等同”決不意味著在適用等同原則時不考慮整體方案。從整體方案上考慮效果必須結合專利的發明目的，這一點是非常重要的，可能直接影響到判定的結果。比如，一項專利，是一種摺疊車庫，其技術方案是具有特殊的車庫骨架結構，並配有手動的機構，使得車庫可摺疊。被控物的結構也同樣具備專利所特有的車庫骨架結構，只不過用電動機構替換了手動結構。該專利的發明目的是解決車庫不能移動，占地面積大的問題，解決該問題的關鍵在於車庫骨架的結構能夠摺疊，從發明目的的角度考慮，我們可以看到無論是手動還是電動機構對車庫摺疊的效果上一樣的。如果不結合發明目的來考慮這個問題，那么會得出截然相反的結論，因為就電動機構與手動機構比較，電動機構當然要優於手動機構，節省人力、使用方便，二者的效果是不一樣的。

改劣發明

有一個美國的關於改劣發明的案例，就是1988年的來川公司訴劍橋鋼絲布公司案。原告的專利涉及一種由鏈環組成的傳送帶，其權利要求規定，鏈環之間的距離比鏈環的寬度略微大一點。專利說明書中的方案顯示，鏈環之間的距離和鏈環的寬度的比例是1.06：1.被控物鏈環之間的距離和鏈環寬度的比例是1.35：1.被告指出，被控物已經不是比每個鏈環寬度大一點了，而是大出很多，因此不應該構成侵權。

聯邦巡迴抗訴法院認為，專利權利要求明確提出使鏈環間隔開的這種設計是為了使傳送帶減少彎曲度和增加抗切強度。被控物也有類似的特性，只不過它承受彎曲和拉力的程度不如專利那么好。這一點本身並不意味著被控侵權物就不構成專利侵權了。法院經過比較被控物與專利的技術特徵，認為被控物構成了等同侵權。

關於改劣發明問題，在中國還沒有專門的侵權案例。在北京高級人民法院《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》中，對改劣發明有所規定。第41條規定：對於故意省略專利權利要求中個別必要技術特徵，使其技術方案成為在性能和效果上均不如專利技術方案優越的變劣技術方案，而且這一變劣技術方案明顯是由於省略該必要技術特徵造成的，應當適用等同原則，認定構成侵犯專利權。第51條規定：在被控侵權物中，僅缺少獨立權利要求中記載的對解決專利技術問題無關或者不起主要作用、不影響專利性的附加技術特徵，使被控侵權物的技術效果明顯劣於專利技術，但又明顯優於申請日前的公知技術，不應當適用多餘指定原則，而應當適用等同原則，認定侵權物落入了專利保護範圍。

一個寫的比較好的專利申請檔案，其獨立權利要求的技術特徵應該是完成發明目的所“必不可少”的技術特徵，而那些起輔助作用的“錦上添花”的技術特徵應該寫到從屬權利要求中。一個專利的保護範圍由獨立權利要求決定，從屬權利要求只在無效宣告等程式修改檔案時起作用。第41條實質上就是被控物缺少“必不可少”的技術特徵構成改劣發明，第51條實質上就是被控物缺少“錦上添花”的技術特徵構成改劣發明。

筆者認為，第51條規定的“缺少對解決專利問題無關的附加技術特徵”這句話是錯誤的，應該去掉。因為如果與解決專利問題無關，那么從規範角度講，該特徵也根本不是什麼附加技術特徵，附加技術特徵應該是與解決專利問題有關的。再有，如果與解決專利問題無關，那么也談不上將該特徵省略會使效果改劣。起草人之所以這么寫，筆者認為，是由於沒有將效果與專利的發明目的或者說所要專利解決的問題聯繫在一起造成的。效果的理解應該結合發明目的，這一點在第二節中已有論述，在此不再贅述。

從第41、51條規定可以看出，關於“改劣發明”何種情況下被判定侵權的這個問題，我國與美國的司法界觀點是有區別的。從美國的案例可以看出，“改劣發明”被判定侵權，其前提是被控物的結構替換了專利權利要求中的某項特徵，而我國司法界的觀點是即使被控物缺少了權利要求中的特徵，該“改劣發明”仍然可能構成侵權。

英國法院對“改劣發明”的態度與美國是不同的，英國法院認為“改劣發明”不構成等同侵權。理由有兩點：一、專利權人在申請專利時，就沒有打算把性能和效果不那么優越的替代手段包括在專利的保護範圍內；二、所屬領域的普通技術人員，也不會把這些替代手段看成是專利權利要求的相應技術特徵的等同物。
專利權人在申請專利時，通常會考慮這樣一個問題，就是如何使自己的保護範圍儘可能的大，同時又能夠通過專利局的審查，或者是在今後的專利無效宣告程式中能夠保證專利的穩定性。最終，專利權人對自己的保護範圍進行了選擇，將效果好的技術方案寫進了保護範圍，放棄了效果差的技術方案。通過這種選擇，專利權人所獲得的利益是保證了專利能夠順利通過專利局的審查，或者是在以後的專利無效宣告程式中能夠保證專利的穩定性。專利權人為了獲得這種利益（也許專利權人申報專利時並沒有想這么多，但客觀上講，他確實獲得了這樣的利益）放棄了“效果差的技術方案”，申報了“效果好的技術方案”。現在，在侵權判定的時候，卻將專利權人放棄的“效果差的技術方案”又給予保護，這顯然是不合理的。再有，效果差的技術方案可以通過市場來進行淘汰，這應該適用的是市場的規律，而不能強行通過判定侵權對其進行禁止，這對社會公眾也是不公平的。

多餘指定原則

在專利侵權判定中，還有一種原則叫多餘指定原則。在1995年的周林頻譜專利侵權案是一個典型的適用多餘指定原則案例。在這個案子中，原告專利的獨立權利要求中有一項關於立體聲放音系統的技術特徵。被控侵權產品具備了原告權利要求里除了放音系統以外的所有其它特徵。受理這個案件的法院認為，從該專利的發明目的來看，這項技術特徵不具備完成專利發明目的所必不可少的功能和作用。缺少了這項特徵，不影響頻譜治療儀的功能和作用，也不影響整個技術方案的完整性。由此看來，顯然是專利申請人缺乏專利撰寫的經驗，將不必要的特徵寫進了獨立權利要求中。最終法院認定，缺少了這一項非必要技術特徵，被控產品仍然構成侵權。

這個案件判決後，在中國專利界和司法界引起了很大的震動。一種觀點認為，凡專利權人寫入獨立權利要求的技術特徵，都應該依法視為必要技術特徵。不論這項技術特徵在實現發明目的、效果方面是否重要，只要被控產品缺少這項特徵，依據專利侵權判定製定的“全面覆蓋”，法院就應該判定侵權。專利權人在專利申請過程中因失誤寫入了非必要技術特徵，只能吸取教訓，法院不能在審判中遷就和照顧其失誤，在專利審判中保證執法的統一性應該是放在首位的。另一種觀點認為，解釋權利要求和確定專利權保護範圍應當遵循公平原則，中國實行先申請原則，發明人一旦完成了發明創造，就要儘快申請專利。撰寫權利要求是一項技術性和法律性很強的工作，有時難免把對實現發明目的、效果不甚重要的技術特徵寫入了獨立權利要求，大大縮小了專利的保護範圍；在專利權被授予後，第三人經過研究權利要求書，發現了權利要求書中存在的非必要技術特徵，就很容易略去這項特徵後實施專利技術。法院應當按照公平的原則，認定被控產品構成侵權。

美國沒有多餘特徵指定原則，美國司法界認為，如果允許法院在確定專利侵權是否成立時任意忽略權利要求中的某些技術特徵，權利要求的保護範圍就會因此擴大。保護範圍擴大後的新的權利要求是否仍然符合專利法有關新穎性和創造性地要求就會成為疑問，需要重新加以審定。既然法院不可能重新進行專利檢索，以審查新的權利要求是否符合專利法授予專利的要求，就不應該單方面改變權利要求的範圍。在某些特殊情況下，法院可以通過適用等同原則來解決這個問題。

英國法院承認多餘指定原則。在法院適用這一原則時，法院必須衡量這項特徵在權利要求中的作用，並且推定撰寫人在權利要求中加進這項技術特徵的用意。法院在做這項工作要考慮三個問題：

第一，被控侵權產品或者方法區別於權利要求的變更，對於發明的工作方式是不是有實質性的影響？

第二，如果沒有實質性影響的話，被控侵權產品或者方法區別於權利要求的這種變更，對於所屬領域的普通技術人員來說是不是很明顯？

第三，如果這種變更是很明顯的話，那么所屬領域裡的普通技術人員是不是可以從專利說明書里看出，撰寫權利要求的人當時的意圖明顯是要把這種非實質性的變更包括在專利保護範圍以內。

專利的權利要求書就像國家專利局代表社會公眾與專利權人簽訂的一個契約，當事人有可能由於自己的疏忽或者重大誤解而簽訂了一個顯失公平的契約。如果從契約的角度講可以對其進行撤銷，那么對於專利來講就應該允許將多餘的特徵去掉，來確定其保護範圍。因為適用法律的最終的目的還是公平二字。當然適用該項原則一定要慎重，認定為多餘特徵的一定是非常明顯的與發明目的無關的技術特徵。而且，對於發明創造性比較低的實用新型一般不應適用多餘特徵指定原則。