專利實務指南與司法審查

《專利實務指南與司法審查》是2019年法律出版社出版的圖書，作者是曹陽。本書是作者研究中國智慧財產權原理、規範與實踐系列著作的第二部，以中國的經濟與技術現實為依託，分析中國專利立法與司法實踐中的創新理論與實踐。

基本介紹

• 中文名：專利實務指南與司法審查
• 作者：曹陽
• 出版社：法律出版社
• ISBN：9787519726539

內容簡介

《專利實務指南與司法審查》既有原理的解釋，又有案例對原理的解讀；既有對已然問題的探討，也提出了一些需要思考的問題，分析邏輯與經驗之間的互動與問題，對諸多被誤讀的規則與錯誤的經驗進行了分析並提出了解決方案，是相關從業人員案頭常備的一本工具書。

圖書目錄

目錄

第一章專利制度概述

第一節專利制度相關概念

一、專利

二、專利權

（一）專利權具有鮮明的排他性

（二）專利權客體的公開性

（三）專利權效力的限制性

三、專利類型

四、專利與商標、著作權

（一）專利與著作權

（二）專利與商標

第二節專利制度的基礎

一、激勵論

二、自然權利論

三、人格權理論

四、受益論

五、契約論

第三節專利制度的功能與反思

一、激勵技術創新

二、促進信息公開與傳播

三、促進專利技術的實施

四、專利與健康

第四節專利制度發展史

一、專利制度起源

二、現代專利制度的確立與發展

三、中國專利制度的建立與發展

（一）我國專利制度的產生與形成

（二）新中國專利法的發展

（三）專利法的修訂與完善

1. 1992年的第一次修訂

2. 2000年的第二次修訂

3. 2008年的第三次修訂

4.擬議中的專利法第四次修訂

第二章可專利主題

第一節立法體例

第二節發明與實用新型

一、發明的概念與特徵

二、發明的分類

（一）產品發明

（二）方法發明

（三）改進發明

三、實用新型的概念與特徵

四、實用新型專利和發明專利的區別

五、發明(實用新型)的技術性

第三節外觀設計

一、外觀設計的概念與特徵

二、外觀設計與發明、實用新型的區別與聯繫

三、外觀設計的功能性

第四節不授予專利權的發明創造

一、科學發現

二、智力活動的規則和方法

三、疾病的診斷和治療方法

四、動物和植物品種

五、原子核變換方法和用該方法獲得的物質

六、對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計

七、違反法律的發明創造

八、違反社會公德

九、妨害公共利益

第三章實用性

第一節基本原理

一、實用性定義

二、有益實用性(beneficial utility)

三、可操作性與具體的實用性（specific utility）

四、實用性與充分公開

第二節發明和實用新型的實用性的判斷

一、實用性的判斷原則

二、實用性的判斷基準

（一）無再現性

（二）違背自然規律

（三）利用獨一無二的自然條件的產品

（四）人體或者動物體的非治療目的的外科手術方法

（五）測量人體或者動物體在極限情況下的生理參數的方法

第三節外觀設計專利的實用性判斷

第四章新穎性

第一節新穎性概念與功能

第二節現有技術

一、申請日

二、優先權

（一）外國優先權

（二）本國優先權

（三）相同主題的發明創造

三、現有技術的範疇

四、公開標準

（一）現有技術公開的內容

（二）同樣的發明

（三）充分公開

（四）公開的對象

（五）公開方式

1.出版物公開

2.使用公開

3.以其他方式公開

第三節牴觸申請

第四節新穎性判斷原則

一、同樣的發明或者實用新型

二、對比檔案範圍

三、單獨對比

第五節新穎性審查基準

一、相同內容的發明或者實用新型

二、具體（下位）概念與一般（上位）概念

三、慣用手段的直接置換

四、數值和數值範圍

五、包含性能、參數、用途或製備方法等特徵的產品權利、要求

1.包含性能、參數特徵的產品權利要求

2.包含用途特徵的產品權利要求

3.包含製備方法特徵的產品權利要求

第六節外觀設計的新穎性

一、判斷客體

二、判斷主體

三、產品是否相同或屬於相近種類

四、設計既要“不相同”，還要“不相近似”

五、判斷方式

六、設計特徵與新穎性

七、設計空間與新穎性

八、設計功能與新穎性

九、近似性與混淆可能

十、不得與他人在先權利相衝突

第七節不喪失新穎性的公開

一、在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出

二、在規定的學術會議或者技術會議上首次發表

三、他人未經申請人同意而泄露其內容

四、寬限期與優先權

五、寬限期與現有技術

第五章創造性

第一節創造性概念

第二節創造性標準

第三節創造性審查方法

一、現有技術

（一）現有技術的內容

（二）現有技術與充分公開

二、判斷主體

三、審查原則

四、審查基準

（一）確定最接近的現有技術

（二）確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題

1.區別特徵的確定

2.技術問題的確定

（三）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見

1.發明與實用新型現有技術啟示判斷的區別

2.技術啟示的判斷方法

五、不同類型發明的創造性判斷

（一）開拓性發明

（二）組合發明

1.顯而易見的組合

2.非顯而易見的組合

（三）選擇發明

（四）轉用發明

（五）已知產品的新用途發明

（六）要素變更的發明

1.要素關係改變的發明

2.要素替代的發明

3.要素省略的發明

（七）化學發明的創造性判斷

1.化合物的創造性

2.化學產品用途發明的創造性

第四節外觀設計的區別性（創造性）

一、區別性標準

二、區別性判斷方法

（一）相同或近似產品外觀的區別性判斷

（二）現有設計的轉用

（三）現有設計及其特徵的組合

第六章專利申請

第一節專利申請主體

發明人或設計人

（一）發明人或設計人概念

（二）發明人或設計人的判斷規則

第二節職務發明創造

一、執行本單位的任務所完成的發明創造

（一）在本職工作中作出的發明創造

（二）履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發明創造

（三）退休、調離原單位後或者勞動、人事關係終止後1年內作出的發明創造

二、主要利用本單位的物質技術條件完成的發明創造

第三節專利申請權的歸屬

一、職務發明創造專利申請權的歸屬

二、合作與委託完成的發明創造的專利申請權歸屬

第四節職務發明創造的發明人或設計人的權利

第五節外國申請人

一、在我國有經常居所或營業場所的外國人

二、在中國沒有經常居住地或營業場所的外國人

第六節專利申請檔案的充分公開

一、充分公開的法理

二、權利要求清楚、簡要

（一）權利要求類型

1.產品權利要求與方法權利要求

2.方法限定產品的權利要求

3.功能限定性的權利要求

4.馬庫什權利要求

5.瑞士型用途權利要求

6.開放式權利要求與封閉式權利要求

7.獨立權利要求與從屬權利要求

（二）權利要求明確（definiteness）

（三）權利要求簡要

（四）權利要求應以說明書為依據

1.書面描述

2.權利要求獲得說明書支持

3.權利要求沒有獲得說明書支持

三、說明書清楚、完整

（一）說明書清楚

（二）說明書完整

（三）能夠實現

1.“能夠實現”標準的價值與意義

2.“能夠實現”的判斷標準

（四）具體實施方式

第七節專利申請原則

一、書面原則

二、先申請原則

三、優先權原則

四、單一性原則

（一）單一性原則內容

（二）特定技術特徵

（三）分案申請

第八節申請檔案修改

一、法律規定

二、修改範圍

三、發明點修改與非發明點修改

四、當事人陳述

五、修改方式

（一）主動修改

（二）被動修改

六、外觀設計申請檔案的修改

七、權利要求修改與保護範圍

八、專利申請檔案的修改限制與禁止反悔原則

九、權利要求修改與權利要求不能獲得說明書支持

第九節專利申請的撤回

第十節專利申請受理以及申請日、申請號的確定

第十一節國際申請

一、途徑

二、PCT程式

三、保密審查

第七章專利審查與無效

第一節專利審查程式

一、發明專利的審查

（一）初步審查

（二）早期公開

（三）實質審查

1.實質缺陷審查

2.形式缺陷審查

（四）授權與公告

二、實用新型和外觀設計專利權的審查

三、禁止重複授權

（一）同樣的發明創造

（二）相同或實質相同的外觀設計

第二節專利複審程式

一、概述

二、啟動複審程式的條件

三、複審的流程和基本內容

四、複審審查範圍

五、複審的司法審查

第三節專利無效程式

一、概述

二、無效宣告的審查範圍與原則

三、無效宣告理由

四、無效宣告的審查與決定

五、專利檔案的修改

六、無效宣告的法律效力

七、專利無效的審查與司法審查

第八章專利權內容

第一節專利權的性質

第二節產品專利權人的權利

一、製造權

（一）製造行為的界定

（二）製造與修理

（三）分步式製造與共同製造

（四）跨境製造

二、使用權

三、許諾銷售權

四、銷售權

五、進口權

第三節方法專利權人的權利

一、使用專利方法

（一）使用行為的界定

（二）分步式使用

二、使用、許諾銷售、銷售、進口依照專利方法直接獲得的產品

（一）依照專利方法直接獲得的產品

（二）使用依照專利方法直接獲得的產品

（三）許諾銷售、銷售、進口依照專利方法直接獲得的產品

第四節外觀設計專利權人的權利

一、製造權

二、許諾銷售、銷售與進口權

（一）銷售與使用行為的區別

（二）許諾銷售行為

第五節許可權

一、專利許可契約的類型

二、專利實施許可契約的主要條款

1.前言

2.定義

3.實施許可範圍

4.使用費與支付

5.保證條款

6.後續的技術改進與發展

三、共有專利的許可

四、專利的當然許可

第六節轉讓權

第七節標記權

第八節專利的其他利用方式

第九章發明和實用新型專利侵權判定

第一節專利權保護範圍的確定

一、確定專利權保護範圍的依據、原則

二、權利要求解釋的原則

三、確定保護範圍的解釋對象

四、權利要求解釋的具體方法

（一）相關規範

（二）權利要求解釋的主體

（三）權利要求解釋的具體規則

1.按措辭的通常含義進行解釋

2.按措辭的約定含義進行解釋

3.權利要求中自行創設技術術語的解釋規則

4.內部證據（intrinsic evidence）優先

5.參考外部證據（extrinsic evidence）

6.“最寬合理解釋”規則

7.專利授權確權程式與專利民事侵權程式的差異

8.主題名稱的限定作用

9.功能限定性技術特徵的解釋

10.考慮發明目的

11.封閉式與開放式權利要求解釋

12.對方法專利權利要求中步驟順序的解釋

13.產品權利要求中的方法特徵解釋

14.使用環境特徵的解釋

15.禁止反悔

16.權利要求不明確

第二節權利要求與被控侵權技術比對方法

一、字面侵權（Literal Infringement）

（一）技術特徵的劃分

（二）多餘指定原則

（三）侵權產品包含更多的技術特徵

（四）侵權產品包含更少的技術特徵

（五）封閉式權利要求的侵權判定

（六）改劣發明

（七）非典型技術特徵的相同判斷

二、等同侵權

（一）等同原則的基本原理

（二）等同判斷四要件之間的關係

（三）具體技術特徵等同

（四）技術手段相反

（五）改變方法專利的步驟順序

（六）封閉式權利要求

（七）功能性特徵等同

（八）捐獻規則

（九）禁止反悔

（十）現有技術進行最佳化選擇而形成的專利技術方案

（十一）發明目的對等同的限制

（十二）等同特徵的證明

第十章外觀設計專利侵權判定

第一節外觀設計專利保護範圍的確定

一、設計特徵與設計要點

二、功能性特徵

三、增加設計特徵

四、確定保護範圍的具體規則

第二節外觀設計專利侵權的判定

一、產品種類相同或近似判斷

二、比較對象

三、侵權判斷主體

四、判斷方式：整體觀察、綜合判斷

五、相同設計認定

六、近似設計認定

（一）近似設計的標準

（二）變化狀態產品的近似判斷

（三）組件產品的近似判斷

（四）套件產品的近似判斷

（五）混淆與近似

第十一章專利間接侵權

第一節共同侵權與間接侵權

一、共同侵權與間接侵權的區別

二、直接參與式專利共同侵權行為

三、數人分別實施的共同侵權

第二節間接侵權的認定

一、以直接侵權存在為前提

二、誘導侵權

三、幫助侵權

（一）專用產品侵權

（二）網路幫助侵權

（三）其他幫助行為

第十二章專利侵權抗辯

第一節非生產經營目的實施專利

第二節現有技術抗辯

一、與現有技術相同抗辯

二、與現有技術等同抗辯

三、參照現有技術抗辯

第三節現有設計抗辯

第四節先用權抗辯

一、先用權抗辯的主體

二、先用權的適用條件

（一）做好了製造、使用的必要準備

（二）僅在原有範圍內繼續製造、使用

（三）以正當方式獲得技術

（四）先用權技術一般不能轉讓

第五節臨時保護期內實施抗辯

第六節合法來源抗辯

第七節專利窮竭抗辯

一、產品專利窮竭

二、方法專利窮竭

三、專利國際窮竭與國內窮竭

第八節濫用專利權抗辯

一、惡意取得專利權

二、濫用標準必要專利抗辯

三、強制許可抗辯

（一）不實施專利的強制許可

（二）作為壟斷救濟的強制許可

（三）基於公共利益的強制許可

（四）基於公共健康的強制許可

（五）從屬專利的強制許可

四、反壟斷法的限制

第九節其他抗辯措施

一、指定實施

二、外國運輸工具臨時過境的使用

三、專為科學研究和實驗的使用

四、波拉例外

第十三章專利侵權訴訟

第一節專利訴訟的困境與解決

一、中止訴訟

二、不中止訴訟

第二節主張權利的依據選擇

第三節訴前臨時禁令與訴前保全

一、訴前臨時禁令

（一）申請主體：專利權人和利害關係人

（二）形式要件——書面申請狀

（三）證據

（四）審查

（五）擔保

（六）裁定時限與複議

（七）解除禁令

二、訴前財產保全

三、訴前證據保全

第四節確認不侵權制度

第五節管轄、時效與舉證

一、管轄

二、時效

三、舉證

（一）新證據

（二）鑑定結論

（三）新產品的製造方法

第十四章專利侵權民事責任

第一節停止侵權

第二節賠償損失

一、實際損失

二、侵權獲益

三、合理的許可使用費的倍數

四、法定賠償

五、懲罰性賠償

六、約定賠償

七、和解協定

第三節其他救濟措施

一、消除影響

二、銷毀侵權工具

第十五章專利侵權與假冒的行政與刑事責任

第一節專利侵權與假冒的行政責任

一、專利侵權的行政處理

二、假冒專利行為的行政處理

第二節假冒專利的刑事責任

作者簡介

曹陽，復旦大學法學博士，哈佛大學網際網路研究中心高級訪問學者，上海市浦江學者，中國科技法學會優秀人才獎獲得者，代表中國參加第十四屆WIPO與WTO共同主辦的開發中國家與新興經濟體國家智慧財產權教師研修班。

現任上海政法學院經濟法學院副教授，碩士生導師，上海政法學院科技法研究中心、智慧財產權研究中心負責人，兼職律師。出版專著《國際法視野下的糧食安全問題研究》《國際智慧財產權制度：衝突、融合與反思》與《跨國併購與專利保護》，參編“十二五”國家重點圖書出版規劃項目《智慧財產權法學：理論·實務·案例》（第二版）。在《Queen Mary Journal of Intellectual Property》(SSCI)《中國圖書館學報》《智慧財產權》《東方法學》《文匯報》等報刊發表大量論文，其中多篇被人大複印資料轉載。

主持國家社科基金二項、國家智慧財產權軟科學課題一項，參與教育部、國家知識產權局、上海市法學會、浙江省法學會等多項課題。

現兼任中國科學技術法學會常務理事，復旦大學智慧財產權研究中心特邀研究員。